Agir en contrefaçon de sa marque peut rapidement faire effet boomerang si celle-ci s’avère nulle.
Pour être valable, une marque doit répondre à plusieurs conditions.
L’une d’entre elles est qu’elle doit revêtir un caractère distinctif (article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle). C’est-à-dire qu’elle doit être capable de distinguer les produits et services qu’elle désigne.
En conséquence, elle ne doit pas décrire les produits et services qu’elle recouvre.
L’effet boomerang de l’action en contrefaçon ou comment tendre le bâton pour se faire battre
C’est l’histoire de la société TOUT SE LOUE. Cette société loue du matériel de réception pour des événements festifs.
Elle a agi à l’encontre d’un concurrent en contrefaçon de sa marque semi figurative (i.e. son logo) « TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTIONS EVENEMENTS » (n°3153872).
En défense, ce concurrent a soulevé la nullité de la marque invoquée, pour défaut de caractère distinctif.
Les juges du fond sont allés dans son sens en considérant que :
- les éléments verbaux qui composent la marque sont des termes purement descriptifs, génériques et banals pour les produits et services commercialisés ;
- les éléments figuratifs (choix des couleurs (bleu/rouge), calligraphies, configuration des éléments verbaux) sont également banals et ne présentent ainsi aucune originalité ou spécificité.
En conséquence, la marque a été déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif.
Retour de bâton (ou de boomerang) : la société TOUT SE LOUE a non seulement perdu son action en contrefaçon mais également perdu les droits sur sa marque.
Ce qu'il faut retenir :
- Le caractère distinctif d’une marque est essentiel à sa pérennité. Une marque doit être distinctive pour être enregistrée et garantir sa protection dans le temps. Sans caractère distinctif, la marque risque de ne pas être enregistrée par l’INPI ou, par la suite, être déclarée nulle sur contestation d’un tiers…
- Le fait de déposer un logo ne prémuni pas automatiquement contre le défaut de caractère distinctif. Les éléments figuratifs du logo doivent présenter une certaine originalité ou spécificité pour faire échapper une marque à la nullité.
- La perte des droits sur une marque est un événement difficile pour une entreprise, qui doit repenser toute sa communication (supports et conditionnement des produits compris) et y investir de nouveau.
- Si la distinctivité peut s’acquérir par la présence d’éléments figuratifs (logo), ceux-ci doivent également revêtir, par leur présentation, une certaine « originalité ».
A l'inverse, quelques marques qui ont été jugées distinctives :
- le logo batman (chauve-souris dans un ovale) pour désigner des vêtements et articles de carnaval (lire notre article à ce sujet)
- la marque verbale SKILLTREE STUDIOS pour désigner des jeux vidéos et logiciels (lire notre article à ce sujet)
Marie MUNICCHI, Collaboratrice et Lamia EL FATH, Avocate fondatrice
